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La scelta e la creazione di un nuovo marchio non dovrebbero essere esclusivamente rivolte a soddisfare canoni o preferenze di natura pubblicitaria e commerciale, ma dovrebbero tenere in debito conto anche i problemi di validità e di futura difesa passiva e attiva del marchio, con particolare riguardo ai pericoli di eventuale contraffazione di marchi anteriori, di futuri attacchi alla sua validità e di possibili sue future imitazioni.
I pericoli di possibile contraffazione di marchi anteriori e di mancanza di novità possono essere scongiurati mediante preventive ricerche di novità su banche dati.
Quelli di futuri attacchi alla sua validità e di possibili future imitazioni dovrebbero essere prevenuti assicurando al marchio la maggior distintività, vale a dire improntando la sua ideazione a creatività e fantasia.

Un marchio la cui funzione descrittiva di qualità del prodotto sia diretta ed esplicita, pur risultando di più facile creazione e pubblicitariamente più appagante, comporta o forte rischio di nullità e sua indifendibilità dalle imitazioni o, nella migliore delle ipotesi, sua debolezza e tutela ridotta sostanzialmente alla sua pedissequa imitazione.

Inoltre poichè la creazione di un nuovo marchio in funzione descrittiva rappresenta la via più facile e quindi la più battuta anche da altre aziende, i rischi di nullità o debolezza non sono unicamente quelli legati al suo carattere descrittivo ma sono anche quelli dovuti alla maggiore probabilità di marchi simili anteriori, i quali oltretutto aumentano i rischi di conflittualità.

La creazione di un marchio improntato ad arbitrarietà e fantasia, pur comportando maggior sforzo ideativo, aumenta la difendibilità del segno distintivo sia dagli attacchi alla sua validità sia dalle sue imitazioni, oltre a diminuire sensibilmente le probabilità di possibili conflitti con marchi anteriori.
Quanto alla possibilità di conciliare nel nuovo marchio la predetta funzione “pubblicitaria” e quella distintiva, gli esempi citati dovrebbero essere sufficientemente illuminanti.

Si tratta in sostanza di creare un marchio non consistente in un messaggio per così dire in chiaro, fuori di metafora, sulle qualità del prodotto (come nei precedenti esempi “il panettone buono e basso”, etc.) ma realizzante un accostamento concettuale col prodotto di tipo indiretto, ossia mediato da traslazioni allusive e trasposizioni metaforiche (cfr. il marchio “La Voce del Padrone” registrato per dischi fonografici, “malizia” per biancheria intima femminile, “grand soleil” per articoli da campeggio).

Marchi Nulli

Sono state giudicate inidonee a costituire valido marchio per il loro carattere meramente descrittivo le espressioni “il panettone buono e basso”, “officina botanica”, “ritmo latino”, “acqua di camomilla”, “prevenzione-salute”, “oggi sposi”, “vendicasa”, “lavalana”, “monouso”, “semiflex”, “party service”. Per lo stesso motivo sono stati giudicati non distintivi gli slogan “il sapore della freschezza”, relativo a un prodotto alimentare, e “l’insetticida che non perdona”.
Sono state invece giudicate non distintive in quanto traducentisi in una generica rivendicazione di qualità le parole “leader”, “extra”, “super”, “lusso”, “reale”, “standard” utilizzate in relazione a qualsiasi prodotto.
Sono stati inoltre giudicati non distintivi i segni “brisk”, “disk” e “dis” in quanto confondibili con marchi anteriori “frisk”, “frish” e “dish”.

Marchi Deboli

Come già accennato i “marchi deboli” sono da intendere i marchi di modesta capacità distintiva, consistenti in espressioni di chiara affinità concettuale con le qualià del prodotto o traducentisi in lievi alterazioni di espressioni descrittive (i c.d. “marchi espressivi”) ovvero consistenti in lievi modifiche di marchi anteriori.
In considerazione del limitato potere distintivo derivante dalla loro componente descrittiva sono stati giudicati fra loro non confondibili “filtravedo” e “filtralux”, “calmomilla baby” e “calma babi”, “la gomma cancellapensieri” e “il chewingum che cancella la tensione”, “lisomucil” e “fluimucil”, “playmen” e “playboy”.
A motivo del limitato potere distintivo dovuto invece all’esistenza nello stesso settore merceologico di numerosi marchi anteriori con prefisso “ria” e suffisso “en” sono stati giudicati fra loro non confondibili “riacen” e “riaven”.

Marchi Forti

Vengono citati alcuni esempi di marchi cui è stato attribuito spiccato carattere distintivo.
Fra i marchi verbali del tutto improntati ad arbitrarietà e fantasia si ricordano Kodak, Rolex, Longines.
Fra i marchi verbali costituiti da una parola del linguaggio comune cui è stata attribuita forte distintività a motivo dell’accostamento concettuale col prodotto di tipo essenzialmente indiretto, originale e suggestivo in quanto frutto di traslazione allusiva, si citano “pastorella” per prodotti caseari, “malizia” per biancheria intima femminile, “veterano” per un brandy, “salvagente” per articoli di vestiario.
Fra i marchi esclusivamente figurativi si citano la figura di un gatto per contraddistinguere filati e quella di un centauro per contrassegnare tessuti.
Fra i marchi misti verbali-figurativi si citano “grand soleil” per articoli da campeggio, e la dicitura “polo by Ralf Lauren” accompagnata dall’immagine di un cavaliere con mazza da polo, per capi d’abbigliamento.

Un altro marchio misto che merita di essere ricordato in quanto indicato in passato come esempio classico di marchio forte in cui si è riusciti a conciliare assai felicemente la funzione distintiva (arbitrarietà e fantasia) con quella “pubblicitaria” (vedasi il suggestivo accostamento concettuale col prodotto non diretto ma mediato da trasposizione metaforica) è il marchio discografico costituito dalla figura di un cane in ascolto di fronte a un fonografo a tromba, associata alla scritta “La Voce del Padrone”.
Ad evidenziare la tutela più ampia di cui godono i marchi forti rispetto a quelli deboli si ricorda che sono stati ritenuti contraffatti “Longines” da “Longer”, la predetta immagine di centauro dalla parola “centaurus”, il predetto marchio misto “polo by Ralf Lauren” dall’immagine di un cavaliere con lancia e vessillo accompagnata da tutt’ altra scritta.

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